용산 특허·실용신안변호사가 알려주는 특허·실용신안

특허·실용신안을 공동으로 개발한 경우 권리 귀속과 실시권 문제에서 분쟁이 자주 발생합니다.

특히 계약서에 명확한 권리 귀속 규정이 없거나 공동 개발 이후 권리 이전 등록을 누락하는 경우 추후 권리 행사나 실시권을 둘러싼 분쟁으로 이어질 가능성이 큽니다.

공동으로 발명한 경우에는 공유자 전원이 공동으로 출원하여야 하고, 어느 공유자가 단독으로 출원하면 거절이나 무효의 사유가 됩니다.

등록 이후에도 자신의 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 질권을 설정하려면 다른 공유자 전원의 동의를 받아야 하며, 다른 공유자에게 실시권을 허락하는 경우에도 동의가 필요합니다.

반면 각 공유자는 특약이 없으면 다른 공유자의 동의 없이 그 특허발명을 스스로 실시할 수 있으므로, 공동 연구의 성과를 어느 범위까지 독점하실 것인지를 계약으로 정하셔야 합니다.

이러한 분쟁을 예방하시려면 공동개발 계약 단계에서 권리 귀속, 수익배분, 실시권 설정 여부를 구체적으로 명시하고 출원 전 협의서를 작성하여 권리 구조를 확정해 두셔야 합니다.

공동개발 이후에도 권리이전 등록을 빠짐없이 마치고 권리자 사이의 실시계약을 별도로 체결하시는 것이 바람직합니다.

직무발명은 종업원 등이 직무에 관하여 한 발명이 사용자의 업무범위에 속하는 경우에 문제되며, 그 권리관계는 발명진흥법이 규율하고 있습니다.

직무발명에 대한 권리는 원칙적으로 발명을 한 종업원에게 귀속되고, 사용자가 이를 승계하려면 미리 계약이나 근무규정으로 승계에 관한 사항을 정해 두어야 합니다.

이러한 예약승계 규정이 없는 경우에는 사용자가 일방적으로 권리 이전을 요구하기 어렵고, 무상의 통상실시권을 가지는 데 그칠 수 있습니다.

권리를 승계한 사용자는 종업원에게 정당한 보상을 하여야 합니다.

보상액을 정할 때에는 그 발명으로 사용자가 얻을 이익과 발명의 완성에 사용자와 종업원이 각각 기여한 정도를 고려하며, 보상 기준을 종업원과 협의하여 정하고 이를 공표하는 등 법령이 정한 절차를 거친 경우에는 그 보상이 정당한 것으로 인정될 수 있습니다.

보상 미지급, 권리 귀속 분쟁, 권리 포기 문제는 기업 경영에 상당한 부담으로 작용할 수 있습니다.

따라서 직무발명 보상규정을 사내 규정이나 근로계약서에 명시하고 보상금 기준과 지급 절차를 사전에 정비하실 필요가 있습니다.

특허권 침해는 권리 범위에 속하는 기술을 권리자의 허락 없이 업으로 실시하는 경우 성립합니다.

제조, 판매, 양도, 수입, 사용 등 제품과 방법에 관한 행위 모두 침해에 해당할 수 있으며 실용신안권 역시 같은 방식으로 보호됩니다.

기술 유사성 판단은 문언침해와 균등침해의 법리에 따라 이루어지므로 침해 소지가 있는지 여부를 특허 분야 변호사나 변리사를 통하여 검토하시는 것이 바람직합니다.

또한 제품 출시 전 권리범위 검토를 통하여 침해 가능성을 확인하시고, 타인의 권리를 실시할 필요가 있는 경우에는 실시권 계약이나 라이선스를 확보하여 분쟁 위험을 줄이시는 것이 바람직합니다.

특허출원은 출원일부터 1년 6개월이 지나면 그 내용이 특허공보를 통하여 공개되며, 출원인이 신청하는 경우에는 그 전에도 조기공개가 이루어질 수 있습니다.

이때 출원 중인 기술 내용이 외부에 노출되면서 경쟁사의 회피설계, 모방제품 개발, 기술탈취가 발생할 수 있습니다.

특히 등록에 이르지 못한 채 출원이 거절되거나 포기되는 경우에는 기술만 공개되고 권리는 확보하지 못하는 결과가 되므로, 사업에 미치는 영향이 큽니다.

다만 출원공개 이후에 그 발명을 실시하는 자에게 서면으로 경고하시면, 경고를 받은 때부터 특허권의 설정등록 시까지의 실시에 대하여 등록 후 보상금을 청구하실 수 있습니다.

공개로 인한 위험을 완화할 수 있는 제도이므로 경고의 시기와 방법을 검토하시는 것이 실익이 있습니다.

아울러 공정 조건이나 배합비와 같이 역설계가 어려운 기술은 출원을 통한 권리화 대신 영업비밀로 관리하시는 방안을 함께 검토하실 수 있습니다.

영업비밀로 보호받으시려면 비밀로 관리되고 있다는 사정이 인정되어야 하므로 접근 권한과 반출 기록의 관리가 필요합니다.

따라서 핵심 기술에 대하여는 공개 시점 이전에 권리화와 비밀관리 중 어느 방법으로 보호하실 것인지를 결정하셔야 합니다.

특허등록이 되어도 이해관계인이 무효심판을 청구해 권리 자체를 없애려는 시도가 빈번합니다.

특히 선행기술이 존재하거나 진보성이 부족한 경우 등록 후에도 권리가 취소될 가능성이 있습니다.

또한 상대방이 소극적 권리범위확인심판을 청구하여 자신이 실시하는 기술이 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을 받으려는 방식으로 대응하기도 합니다.

해결 방법으로는 출원 전 선행기술조사를 충분히 실시하고, 등록 이후에는 권리범위를 검토하여 필요한 경우 정정심판이나 정정청구를 통하여 청구범위를 조정하는 절차를 진행하실 수 있습니다.

심판이 제기된 경우에는 의견서를 신속히 제출하고 전문가 감정과 입증 자료를 확보하여 대응하셔야 합니다.

심판의 심결에 불복하시는 경우에는 특허법원에 심결취소소송을 제기하실 수 있고, 그 판결에 대하여는 대법원에 상고하실 수 있습니다.

침해소송과 무효심판이 동시에 진행되는 경우가 많으므로 두 절차에서의 주장이 서로 어긋나지 않도록 관리하셔야 합니다.

특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 특허법 제225조에 따라 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.

실용신안권 또는 전용실시권을 침해한 경우에도 실용신안법 제45조에 따라 같은 수준의 형이 정해져 있습니다.

만약 침해행위를 한 주체가 법인일 경우 행위자 처벌과 별도로 법인에도 3억 원 이하의 벌금이 부과될 수 있습니다(특허법 제230조 제1호).

다만 법인이 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하므로, 타인의 권리에 관한 사전 검토와 교육의 기록이 법인의 방어 근거가 됩니다.

이는 기술 유출, 무단 실시, 모방 제품 제작 등 실제 사업 환경에서 빈번하게 발생할 수 있는 사안이므로 각별한 주의가 요구됩니다.

또한 이 특허침해죄는 반의사불벌죄에 해당하여, 피해자가 명시적으로 처벌을 원하지 아니한다는 의사를 표시하면 공소를 제기할 수 없습니다.

2020년 개정으로 친고죄에서 반의사불벌죄로 변경되어 고소가 없더라도 수사가 개시될 수 있게 되었고, 고소기간의 제한도 적용되지 않습니다.

실용신안권 침해죄 역시 2022년 개정으로 반의사불벌죄로 변경되었습니다.

민사상으로는 침해금지청구와 손해배상청구가 가능합니다.

손해액의 증명이 쉽지 아니한 점을 고려하여 침해자가 얻은 이익액이나 통상 받을 수 있는 실시료 상당액 등을 기준으로 손해액을 산정할 수 있도록 하는 규정이 마련되어 있으며, 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 손해로 인정된 금액을 넘는 범위에서 배상액을 정할 수 있는 증액배상 규정이 적용됩니다.

그 한도는 2024년 개정을 통하여 상향되었으므로 침해 시점에 따라 적용되는 기준을 확인하셔야 합니다.

특허·실용신안 침해가 발생한 경우에는 침해 증거를 확보하고 침해금지 가처분을 통하여 유통을 차단하신 뒤, 형사고소와 민사상 손해배상 청구를 병행하시는 방안이 활용됩니다.

침해자와의 합의도 분쟁의 장기화를 막고 손해를 회복하는 방법이 되며, 기술을 개발하시는 단계에서 선행 특허 분석과 실시 가능성 검토를 절차로 정해 두시는 것이 필요합니다.

▶특허·실용신안 주요 변호 포인트

특허 사건에서는 기술적 판단과 법률적 판단이 함께 요구됩니다.

청구범위의 해석과 균등 여부의 판단은 기술 내용에 대한 이해를 전제로 하며, 그 결과가 가처분과 본안소송, 형사절차의 결론으로 이어집니다.

또한 침해를 주장하는 쪽에서는 상대방의 무효심판 청구를 예상하여 권리의 유효성까지 함께 방어하여야 하므로, 여러 절차를 하나의 논리로 관리하는 것이 중요합니다.

법무법인(유한) 대륜 기업일반그룹에는 서울중앙지방법원 기술심리관 경력을 보유한 지식재산권 분야 변호사와 특허청 심사관·심사과장 및 심판관 경력을 보유한 변리사, 기업의 특허라이선싱과 법무 업무를 담당한 경력을 보유한 특허전문위원이 소속되어 있습니다.

이에 따라 특허청의 심사·심판 실무와 법원의 판단 기준을 함께 고려한 대응이 가능합니다.

기업 의뢰인께서는 대륜의 조력을 통하여 다음과 같은 이점을 기대하실 수 있습니다.

• 출원 단계에서 권리범위를 사업 계획에 맞추어 확보함으로써, 이후 침해 주장이 어려워지거나 무효 위험이 커지는 상황을 줄이실 수 있습니다

• 공개 전에 권리화와 영업비밀 관리 중 적합한 보호 방법을 정하여 기술 유출의 위험을 줄이실 수 있습니다.

• 직무발명 보상 체계를 정비하여 퇴직자와의 보상금 분쟁을 예방하실 수 있습니다.

• 침해소송과 무효심판이 함께 진행되는 경우 두 절차에서의 주장을 일관되게 유지하실 수 있습니다.

• 경고장 발송 전에 침해 여부를 검토하여 무리한 권리 행사로 책임을 추궁당하는 위험을 줄이실 수 있습니다.

특허·실용신안의 출원이나 침해 대응이 필요하시다면 기업변호사 법률상담예약을 통하여 구체적인 방안을 확인하시기 바랍니다.